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7-日本专利审查指南之29.2


第Ⅱ部 第3章 特许法第29条の2

第 3 章 特许法第 29 条の 2
特许法第 29 条の 2 特许出愿に系る発明が当该特许出愿の日前の他の特许出愿又は実用新案登录出愿であつて当该特 许出愿后に第六十六条第三项の规定により同项各号に掲げる事项を掲载した特许公报(以下「特许掲载 公报」という.)の発行若しくは出愿公开又は実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第十四条第 三项の规定により同项各号に掲げる事项を掲载した実用新案公报(以下「実用新案掲载公报」という.)の 発行がされたものの愿书に最初に添付した明细书,特许请求の范囲若しくは実用新案登录请求の范囲又 は図面(第三十六条の二第二项の外国语书面出愿にあつては,同条第一项の外国语书面)に记载された 発明又は考案(その発明又は考案をした者が当该特许出愿に系る発明の発明者と同一の者である场合に おけるその発明又は考案を除く.)と同一であるときは,その発明については, 前条第一项の规定にかか わらず,特许を受けることができない.ただし,当该特许出愿の时にその出愿人と当该他の特许出愿又は 実用新案登录出愿の出愿人とが同一の者であるときは,この限りでない. 1. 第 29 条の 2 の规定の趣旨 明细书又は図面に记载されている発明は,特许请求の范囲以外に记载されていても,特许掲载公报の 発行又は出愿公开により一般にその内容は公表される.したがって,たとえ先愿の特许掲载公报の発行又 は出愿公开前に出愿された后愿であっても,その発明が先愿の明细书又は図面に记载された発明と同一 である场合には,特许掲载公报の発行又は出愿公开をしても新しい技术を何ら公开するものではない.こ のような発明に特许を付与することは,新しい発明の公表の代偿として発明を保护しようとする特许制度の 趣旨からみて妥当ではないので,后愿を拒绝すべきものとした. 2. 第 29 条の 2 2.1 特许出愿に系る発明 特许出愿に系る発明とは,「请求项に系る発明」をいう. 2.2 当该特许出愿の日前の他の特许出愿又は実用新案登录出愿であって当该特许出愿后に特许掲载 公报の発行若しくは出愿公开又は実用新案掲载公报の発行がされたもの (1) 他の特许出愿又は実用新案登录出愿(以下,「他の出愿」という.)は,当该特许出愿の出愿日(优先 権主张を伴う出愿の场合は,优先権主张日)の前日以前に出愿された特许出愿又は実用新案登录出愿 であって,当该特许出愿后に特许掲载公报の発行若しくは出愿公开又は実用新案掲载公报の発行が されたものでなければならない. (2) 他の出愿が分割出愿,変更出愿又は実用新案登录に基づく特许出愿の场合には,他の出愿の出愿 日は遡及せず,现実の出愿日である. (3) 他の出愿がパリ条约による优先権の主张を伴う出愿である场合,その出愿が优先期间内の出愿であっ て优先権证明书を提出したものであれば,第一国出愿の明细书等と我が国への出愿时の愿书に最初に 添付した明细书,特许请求の范囲又は図面(以下,「当初明细书等」という.)とに共通して记载されてい る発明に関しては,第一国出愿日に我が国へ出愿があったものとして扱う. (2008.12)

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(4) 国内优先権の主张の基础とされた「先の出愿」(第 41 条第 1 项)の当初明细书等に记载された発明又 は当该优先権の主张を伴う出愿(以下「后の出愿」という.)の当初明细书等に记载された発明について, 先の出愿又は后の出愿を他の出愿とする场合の取扱いは,以下のとおりとする. ① 后の出愿と先の出愿の双方の当初明细书等に记载された発明については,先の出愿の出愿日により 先の出愿を他の出愿として第 29 条の 2 の规定を适用する(第 41 条第 2 项及び第 3 项). ただし,先の出愿が优先権の主张を伴う出愿(パリ条约によるものを含む)である场合には,上记双方 の当初明细书などに记载された発明のうち,当该先の出愿の优先権の主张の基础とされた出愿の当初 明细书等に记载された発明については,先の出愿を他の出愿として第 29 条の 2 の规定は适用されな い(第 41 条第 2 项及び第 3 项). ② 后の出愿の当初明细书等にのみ记载され,先の出愿の当初明细书等に记载されていない発明につい ては,后の出愿の出愿日により后の出愿を他の出愿として第 29 条の 2 の规定を适用する(第 41 条第 2 项及び第 3 项). (5) 国内优先権の主张の基础とされた先の出愿又は后の出愿を他の出愿とする场合において,先の出愿 の当初明细书等にのみ记载され,后の出愿の当初明细书等には记载されていない発明については,出 愿公开がされたものとみなされない(第 41 条第 3 项).したがって,第 29 条の 2 の规定は适用されない. 2.3 他の出愿の当初明细书等に记载された発明又は考案 他の出愿の当初明细书等に记载された発明又は考案とは,他の出愿の当初明细书等に记载されている 事项(注 1)及び记载されているに等しい事项から把握される発明又は考案をいう. 「记载されているに等しい事项」とは,记载されている事项から他の出愿の出愿时における技术常识(注 2)を参酌することにより导き出せるものをいう. (注 1)他の出愿の当初明细书等に记载されている事项は,その后の补正により削除されても第 29 条 の 2 の规定の适用には影响がない. (注 2)技术常识とは,当业者に一般的に知られている技术(周知技术,惯用技术も含む),又は経験 则から明らかな事项をいう. なお,「周知技术」とは,その技术分野において一般的に知られている技术であって,例えば,これに 関し,相当多数の公知文献が存在し,又は业界に知れわたり,あるいは,例示する必要がない程よく知 られている技术をいい,また,「惯用技术」とは,周知技术であって,かつ,よく用いられている技术をい う. 2.4 请求项に系る発明が他の出愿の当初明细书等に记载された発明又は考案と同一 「请求项に系る発明が他の出愿の当初明细书等に记载された発明又は考案と同一」とは,请求项に系る 発明の発明特定事项と他の出愿の当初明细书等に记载された発明又は考案(以下,「引用発明」という.) の発明を特定するための事项とに相违点がない场合,又は相违点はあるがそれが课题解决のための具体 化手段における微差である场合(実质同一)をいう. 2.5 その発明又は考案をした者が当该特许出愿に系る発明の発明者と同一 (1) 当该特许出愿の请求项に系る発明の発明者,及び他の出愿の明细书等に记载された発明の発明者 は,「特别の事情」がない限り,愿书に记载された発明者であると认定する.「特别の事情」とは,例えば, 明细书中に别の発明者が记载されているような场合をいう.

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第Ⅱ部 第3章 特许法第29条の2

(2) 発明者の同一は,各々の愿书に记载された発明者の全员が表示上完全に一致していることを要するが, 一致していない场合は実质的に判断し,その结果完全同一であることを要する. (3) なお,発明者が同一でないとの认定を覆すためには,出愿人の主张のみでは不十分であり,その主张 を裏付ける证拠(他の出愿の発明者の宣誓书等)が必要である. (4) 共同発明者といえるためには,発明完成までの过程の少なくとも一部分において,共同発明者の各々 が技术的创作活动を相互补完的に行い,発明を完成するために有益な贡献をなしたことが必要である. 2.6 当该特许出愿の时にその出愿人と当该他の特许出愿又は実用新案登录出愿の出愿人とが同一 (1) 出愿人同一の判断は当该特许出愿の现実の出愿时点で,他の出愿と当该特许出愿との出愿人の异 同によって行う. (2) 出愿人が复数である场合には,全员が完全に一致するとき出愿人同一に该当する. (3) 他の出愿と当该出愿との间に出愿人の改称·相続·合并があって出愿人が记载上一致しなくなった场 合でも同一と认定する. (4) 当该出愿が分割出愿又は変更出愿であるときは,当该出愿の出愿日の遡及时点のもとの出愿人を当 该出愿の出愿人とする. 3. 请求项に系る発明が他の出愿の当初明细书等に记载された発明又は考案と同一か否かの判断の手 法 特许请求の范囲に二以上の请求项がある场合には,请求项ごとに第 29 条の 2 の要件の判断をする. 3.1 请求项に系る発明の认定 请求项に系る発明の认定の仕方は,「第 2 章 1.5 新规性の判断の手法」と共通である. 3.2 他の出愿の当初明细书等に记载された発明又は考案の认定 (1) 「他の出愿の当初明细书等に记载された発明又は考案」とは,「他の出愿の当初明细书等に记载され ている事项(注 1)」及び「他の出愿の当初明细书等に记载されているに等しい事项」(他の出愿の出愿 时における技术常识を参酌することにより当业者が他の出愿の当初明细书等に记载されている事项から 导き出せる事项)から当业者が把握できる発明又は考案をいう. したがって,他の出愿の当初明细书等に记载されている事项及び记载されているに等しい事项から当 业者が把握することができない発明又は考案は「他の出愿の当初明细书等に记载された発明又は考案」 とはいえず,「引用発明」とすることができない.例えば,ある记载事项が他の出愿の当初明细书等にマ ーカッシュ形式で记载された选択肢の一部であるときは,当该选択肢中のいずれか一のみを発明を特定 するための事项とした発明を当业者が把握することができるか検讨する必要がある. (注 1)他の出愿の当初明细书等に记载された事项は,その后の补正により削除されても,第 29 条の 2 の规定の适用には影响がない.

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(2) また,ある発明又は考案が,当业者が当该他の出愿の当初明细书等の记载及び他の出愿の出愿时 における技术常识に基づいて,物の発明の场合はその物を作れ,また方法の発明の场合はその方法を 使用できることが明らかであるように当该他の出愿の当初明细书等に记载されていないときは,当该発明 又は考案を「他の出愿の当初明细书等に记载された発明又は考案」とすることができない. したがって,例えば,他の出愿の当初明细书等に化学物质名又は化学构造式により化学物质が示され ている场合において,当业者が当该他の出愿の出愿时の技术常识を参酌しても,当该化学物质を制造 できることが明らかであるように记载されていないときは,当该化学物质は「他の出愿の当初明细书等に 记载された発明」とはならない(なお,これは,当该化学物质が当该他の出愿の请求项の选択肢の一部と して含まれる场合に,その请求项が第 36 条第 4 项の実施可能要件を満たさないことを意味しない). (3) 引用発明の认定における上位概念及び下位概念で表现された発明の取扱い ①引用発明が下位概念で表现されている场合は,発明を特定するための事项として「同族的若しくは同 类的事项,又は,ある共通する性质」を用いた発明を引用発明が既に示していることになるから,上位概 念(注 2)で表现された発明を认定できる.なお,第 29 条の 2 の判断の手法として,引用発明が下位概 念で表现されている场合でも,上位概念で表现された発明を认定せずに,対比,判断の际に,上位概 念で表现された请求项に系る発明の第 29 条の 2 を判断することができる. ②引用発明が上位概念で表现されている场合は,下位概念で表现された発明が示されていることにならな いから,下位概念で表现された発明は认定できない(ただし,技术常识を参酌することにより,下位概念 で表现された発明が导き出せる场合(注 3)は认定できる.) (注 2)「上位概念」とは,同族的若しくは同类的事项を集めて総括した概念,又は,ある共通する性质 に基づいて复数の事项を総括した概念をいう. (注 3)概念上,下位概念が上位概念に含まれる,あるいは上位概念の用语から下位概念の用语を列 挙することができることのみでは,下位概念で表现された発明が导き出せる(记载されている)とはしな い. 3.3 请求项に系る発明と引用発明との対比 (1) 请求项に系る発明と引用発明との対比は,请求项に系る発明の発明特定事项と引用発明の発明を特 定するための事项との一致点及び相违点を认定して行う. (2) また,上记(1)の対比の手法に代えて,请求项に系る発明の下位概念と引用発明との対比を行い,両者 の一致点及び相违点を认定することができる. 请求项に系る発明の下位概念には,発明の详细な说明又は図面中に请求项に系る発明の実施の形 态として记载された事项などがあるが,この実施の形态とは异なるものも,请求项に系る発明の下位概念 である限り,対比の対象とすることができる. この手法は,例えば,机能·特性等によって物を特定しようとする记载や数値范囲による限定を含む请 求项における第 29 条の 2 の判断に有効である. (3) なお,上记(1)及び第 2 章 1.5.3(3)の手法に代えて他の出愿の当初明细书等に记载された事项と请求 项に系る発明の発明特定事项とを比较する场合には,他の出愿の当初明细书等に记载されている事项 と请求项に系る発明の発明特定事项とを対比する际に,他の出愿の出愿时の技术常识を参酌して记载 されている事项の解釈を行いながら,一致点と相违点とを认定することができる.ただし,上记(1)及び第 2 章 1.5.3(3)の手法による场合と判断结果が异なるものであってはならない.

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第Ⅱ部 第3章 特许法第29条の2

(4) 独立した二以上の引用発明を组み合わせて请求项に系る発明と対比してはならない. 3.4 请求项に系る発明が引用発明と同一か否かの判断 (1) 対比した结果,请求项に系る発明の発明特定事项と引用発明特定事项とに相违点がない场合は,请 求项に系る発明と引用発明とは同一である. 请求项に系る発明の発明特定事项と引用発明特定事项とに相违がある场合であっても,それが课题解 决のための具体化手段における微差(周知技术,惯用技术の付加,削除,転换等であって,新たな効果 を奏するものではないもの)である场合(実质同一)は同一とする. (2) 特许を受けようとする発明を特定するための事项に関して形式上又は事実上の选択肢(注)を有する请 求项に系る発明については,当该选択肢中のいずれか一の选択肢のみを発明を特定するための事项と 仮定したときの発明と引用発明との対比を行った场合に両者に相违点がないとき又は相违点はあるが実 质同一であるときは,同一であるものとする. なお,この取扱いは,どのような场合に先行技术调査を终了することができるかとは関系しない.
この点については「第Ⅸ部 审査の进め方」等を参照.
(注)「形式上又は事実上の选択肢」については,第 2 章 1.5.5(注 1)を参照. (3) 机能·特性等による物の特定を含む请求项についての取扱い ① 机能·特性等により物を特定しようとする记载を含む请求项であって,下记 (i)又は(ii)に该当するも のは,引用発明との対比が困难となる场合がある.そのような场合において,引用発明の物との厳密な一 致点及び相违点の対比を行わずに,审査官が,両者が同じ物であるとの一応の合理的な疑いを抱いた 场合には,第 29 条の 2 に基づく拒绝理由を通知する.出愿人が意见书·実験报告书等により,両者が 同じ物であるとの一応の合理的な疑いについて反论,釈明し,审査官の心证を真伪不明となる程度に否 定することができた场合には,拒绝理由が解消される.出愿人の反论,釈明が抽象的あるいは一般的な ものである等,审査官の心证が変わらない场合には,第 29 条の 2 に基づく拒绝査定を行う. ただし,引用発明特定事项が下记(i)又は(ii)に该当するものであるような発明を引用発明としてこの 取扱いを适用してはならない. (i) 当该机能·特性等が,标准的なもの,当该技术分野において当业者に惯用されているもの,又は惯用さ れていないにしても惯用されているものとの関系が当业者に理解できるもののいずれにも该当しない场合 (ii) 当该机能·特性等が,标准的なもの,当该技术分野において当业者に惯用されているもの,又は惯用 されていないにしても惯用されているものとの関系が当业者に理解できるもののいずれかに该当するが, これらの机能·特性等が复数组合わされたものが,全体として(i)に该当するものとなる场合 (注)标准的なものとは,JIS(日本工业规格),ISO规格(国际标准化机构规格)又はIEC规格(国际 电気标准会议规格)により定められた定义を有し,又はこれらで定められた试験·测定方法によって定 量的に决定できるものをいう.当业者に惯用されているものとは,当该技术分野において当业者に惯 用されており,その定义や试験·测定方法が当业者に理解できるものをいう. ② 以下に,一応の合理的な疑いを抱くべき场合の例を示す. · 请求项に系る発明の机能·特性等が他の定义又は试験·测定方法によるものに换算可能であって, その换算结果からみて同一と认められる引用発明が発见された场合 · 请求项に系る発明と引用発明が同一又は类似の机能·特性等により特定されたものであるが,その 测定条件や评価方法が异なる场合であって,両者の间に一定の関系があり,引用発明の机能·特

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性等を请求项に系る発明の测定条件又は评価方法により测定又は评価すれば,请求项に系る発 明の机能·特性等に含まれる盖然性が高い场合 出愿后に请求项に系る発明の物と同一と认められる物の构造が判明し,それが他の出愿の当初明 细书等に记载されていることが発见された场合 本愿の明细书若しくは図面に実施の形态として记载されたものと同一又は类似の引用発明が発见 された场合(例えば,実施の形态として记载された制造工程と同一の制造工程及び类似の出発物 质を有する引用発明を発见したとき,又は実施の形态として记载された制造工程と类似の制造工 程及び同一の出発物质を有する引用発明を発见したときなど) 引用発明と请求项に系る発明との间で,机能·特性等により表现された発明特定事项以外の発明 特定事项が共通しており,しかも当该机能·特性等により表现された発明特定事项の有する课题若 しくは有利な効果と同一又は类似の课题若しくは効果を引用発明が有しており,引用発明の机能· 特性等が请求项に系る発明の机能·特性等に含まれる盖然性が高い场合

なお,この特例の手法によらずに第 29 条の 2 の判断を行うことができる场合には,通常の手法によること とする. (4) 制造方法による生产物の特定を含む请求项についての取扱い ① 制造方法による生产物の特定を含む请求项においては,その生产物自体が构造的にどのようなもの かを决定することは极めて困难な场合がある.そのような场合において,上记(3)と同様に,当该生产物 と引用発明の物との厳密な一致点及び相违点の対比を行わずに,审査官が,両者が同じ物であるとの 一応の合理的な疑いを抱いた场合には,第 29 条の 2 に基づく拒绝理由を通知する. ただし,引用発明特定事项が制造方法によって物を特定しようとするものであるような発明を引用発 明としてこの取扱いを适用してはならない. ② 以下に,一応の合理的な疑いを抱くべき场合の例を示す. · 请求项に系る発明と出発物质が类似で同一の制造工程により制造された物の引用発明を発见した 场合 · 请求项に系る発明と出発物质が同一で类似の制造工程により制造された物の引用発明を発见した 场合 · 出愿后に请求项に系る発明の物と同一と认められる物の构造が判明し,それが他の出愿の当初明 细书等に记载されている発明又は考案であることが発见された场合 · 本愿の明细书若しくは図面に実施の形态として记载されたものと同一又は类似の引用発明が発见 された场合 なお,この特例の手法によらずに第 29 条の 2 の判断を行うことができる场合には,通常の手法によること とする. 4. 第 29 条の 2 の规定に基づく拒绝理由通知 请求项に系る発明が,第 29 条の 2 の规定により特许を受けることができないものであるとの心证を得た场 合には,拒绝理由を通知する. 出愿人はこれに対して意见书,実験报告等により反论,釈明をすることができる. そしてそれらにより,请求项に系る発明が第 29 条の 2 の规定により特许を受けることができない ものであるとの审査官の心证を真伪不明になる程度まで否定できた场合には,拒绝理由は解消する.审査 官の心证が変わらない场合には,第 29 条の 2 の拒绝理由に基づく拒绝の査定を行う.

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第Ⅱ部 第3章 特许法第29条の2

参考审判决 (1) 先愿明细书等に记载された発明の认定 昭 58(行ケ)95(判决言渡:60.9.30) そして,明细书の记载を解釈するに当たり,その出愿前の公知技术あるいは公知事実を参酌することは 许されないわけではないが,それはあくまで当该明细书自体から知ることができる具体的内容に関连する 场合に限られるものと解すべきであって,前记三,2 に引用したような极めて抽象的记载についてまでか かる解釈方法を持ち込むことは,いたずらに明细书の记载内容を技术的に広く认めることとなり,后愿者 に対する関系で不当に有利に扱うこととなり相当とは认めがたい.したがって,钟纺出愿明细书の右记载 は,本愿発明につき 特许法 29 条 2 项の进歩性を判断する场合は格别,同法 29 条の 2 第 1 项により 先愿発明との同一性を判断するに当たっては参酌すべきものではない. 昭 60(行ケ)43(判决言渡:62.1.28) そうしてみると,引用例に前记のとおりポリアミド树脂の例示としてナイロン 66/6 共重合体についての记 载がある以上,その组成割合について明文の记载がなくとも,本愿出愿当时の技术水准に照らして,当 业者としては本愿発明で限定した范囲内における组成割合のナイロン 66/6 共重合体を直ちに想起する ことができるものというべきであるから,引用例には本愿発明の右组成范囲のものが実质的に开示されて いると认めるのが相当である. 昭 59(行ケ)176(判决言渡:63.6.28) ···,引用例には情报の书込み手段に関する明示的な记载がない点(换言すれば,情报の読出し用に 用いられている二本の情报线と二本のビット线を情报の书込みに兼用させる技术的手段の有无)で相违 し,その他の构成は両者すべて一致するものである···. ···前述の情报の书込み及び読出しにおける常套手段を考虑すれば,引用例记载の····二本のビット 线に接続した二本の情报线は情报の书込みにも使用するものであることが実质的に记载されているもの と解することができ,···. 昭 61(行ケ)29(判决言渡:61.9.29) 原告は,両者の同一性は両者の対比のみにより判断すべきものであって,他の证拠による技术常识を 援用して判断することは许されない旨主张する.しかし,明细书は当该発明に関するすべての技术を网 罗してこれを说明しているものではなく,出愿当时の当业者の技术常识を前提としたうえで作成されてい るのが通常であるから,特に明细书に记载がなくても,当该発明を理解するに当って当业者に有する技 术常识を证拠により认定し,これを参酌することを禁ずべき理由はない. (2) 対比·判断 昭 61(行ケ)29(判决言渡:61.9.29) または,原告は,审决が両発明が「実质的に同一」であると判断したことをとらえて, 特许法 29 条の 2 に用いられていない「実质的」なる文言を使用して,両者の同一性を判断することは许されない旨主张す る.しかし,対比すべき复数の発明间において,その构成,これにより奏せられる効果がすべて形式的に 合致するということはおよそあり得ないところであり,要は両発明に形式的な差异があっても,その差が単 なる表现上のものであったり,设计上の微差であったり,また,奏せられる効果に著しい差がなければ,両 発明は技术的思想の创作として同一であると认めて差支えないのである.このような场合に両発明が実 质的に同一であると称せられるのであり, 特许法 29 条の 2 も同条所定の先愿発明と后愿発明が右の意 味で実质的に同一であるときは后愿発明は特许を受けることができないとする趣旨と解すべきである.

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平元(行ケ)226(判决言渡:2.9.20) 前记のように本愿発明のE构成と先愿発明のe构成とは全くその构成を异にしており,加えてE构成が 本愿発明の特徴に関わるものであることも考虑すれば,构成を异にする技术的手段が惯用手段の関系 にあることを理由に両者が実质上同一であるというためには,その前提として,両者の构成による技术的 手段がいずれも,両発明が属する技术分野において多く用いられていることを要するものというべきであ る.··· また,被告は,本愿発明における押え手段に系る构成の采用を,単なる均等手段の転换にすぎないとも 主张する.しかし,前示のように,両者はその构成を基本的に异にするものである以上,被告主张のように その奏する作用効果に何ら差异がないものと断定することは困难であるうえ,右のように両者が基本的に 构成を异にし,かつ両者の构成による技术的手段に惯用性が认められない以上,仮に両者の构成による 効果にさしたる差异がないとしても,そのことを故をもって,両者が単なる均等手段の関系にあるとして,构 成の実质的同一性を肯定することは相当でない.

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